张慧霞（1972-），女，北京化工大学文法学院副教授。

王舒露（1992-），女，北京化工大学文法学院法学专业2017级硕士研究生。

一、利盟公司诉印象产品公司案①Lexmark International, Products,Inc.137 (2017).简介

（一）案件背景

利盟国际有限公司（以下简称“利盟公司”）在美国国内外设计、制造和销售碳粉匣,拥有很多的专利。利盟公司在销售碳粉匣的时候，为消费者提供了两种选择模式：一种是全价购买碳粉匣；另一种是通过“回收计划”以折扣价购买碳粉匣,作为低价的交换，消费者必须签署一份承诺书，同意仅对碳粉匣作一次性使用并只能让利盟公司回收用完的碳粉匣。有的公司购买了利盟公司的空碳粉匣 （包括来自美国国内购买者的“回收计划”的碳粉匣）之后将其再次填充并销售，甚至将利盟公司远销海外的碳粉匣进口到美国国内，并再次填充销售。利盟公司将这些再次制造商，包括印象产品公司（以下简称“印象公司”），以两类产品的专利侵权为由向法院提起了诉讼。第一类产品是利盟公司在美国国内销售的“回收计划”碳粉匣，利盟公司诉称，他们已经明确地禁止对这些碳粉匣进行再使用和再销售，因此印象公司对其进行更新填充并再次销售的行为侵犯了利盟的专利权；第二类产品是利盟公司远销海外而印象公司进口到美国的碳粉匣，利盟公司声称其从未授权任何人将这些碳粉匣进口到国内，印象公司仅仅是进口这一行为就侵犯了利盟公司的专利权。印象公司则辩称，其购买的是利盟公司已经销售的碳粉匣，无论是海内还是海外，其在碳粉匣上的专利权已经穷竭②专利权穷竭原则一般可以表述为：专利产品经授权首次投放市场后，专利权人对该专利产品的控制即告终结。但是，如果专利权人在首次销售时附加了售后限制条款，而且该条款内容并不违反反托拉斯法或者公共利益那么就是可执行的，购买者之后违反售后限制条款的行为如果不构成专利侵权，则表明该专利权对首次售出后的专利产品而言彻底地终结了，称为专利权的“绝对穷竭”；如果构成专利侵权，则表明该专利权对首次售出的专利产品尚在发挥效力，称之为专利权的“相对穷竭”。，因此印象公司无论是再行填充、再次销售还是将国外产品进口到国内，都是自由的，并没有侵犯利盟公司的专利权。

（二）法院意见

本案件在法院经过了三级审理，不同的法院有不同的观点。联邦地区法院部分支持了印象公司的辩解意见，认为利盟公司通过国内“回收计划”销售的碳粉匣的专利权已经穷竭，而销往国外的碳粉匣的专利权并未穷竭。法院认为，利盟公司在其国内销售碳粉匣的“回收计划”里已经穷竭了他的专利权，因为专利权人销售产品的决定本身就已经穷竭了其在产品上的专利权，哪怕其声称曾进行过任何限制。专利权穷竭原则标志着专利权对普通法上 “反对对转让进行限制”原则的让步［1］。专利法促进了革新，通过允许发明者独占产品销售权来确保专利权人因他们的发明获得经济上的回报，一旦一个专利权人销售了一个专利产品，他就得到了回报。专利法不为限制产品使用的行为提供依据，如果专利法允许对专利产品的使用作更进一步的限制，将会与普通法允许动产转移的原则相违背。因此，联邦地区法院根据先前判例所奠定的基础作出判决：利盟公司不能就国内“回收计划”的碳粉匣对印象公司提起专利侵权诉讼。

美国联邦巡回上诉法院（以下简称“CAFC”）多数法官对专利权穷竭默认一个规则，即购买者被推定获得了对专利产品的使用和再次销售的授权，如果专利权人通过限制的方式撤回了某些授权，对于违反限制的销售者就可以以专利侵权为由起诉。CAFC认为对于利盟公司在国内销售的“回收计划”的碳粉匣，专利权人可以在销售产品的同时保留进一步控制产品的权利，因为专利权人已经明确与购买者进行了沟通，且对于售后再次销售的限制是合法的，故专利权人可以通过专利侵权诉讼维护其专利权。因为印象公司知悉利盟公司的相关限制，加之限制本身没有违反任何法律，因此利盟公司没有穷竭其专利权，可以以专利侵权为由对印象公司进行起诉。

美国最高法院认为专利权穷竭的条款不是伴随着销售行为的授权推定，而是对专利权人权限范围的限制。专利法赋予了专利权人有限的排他权，专利权穷竭削弱了该权利，购买者的使用、销售和进口的权利来源于其所有权而并非向专利权人购买的授权。对于海外销售行为，美国政府（作为法庭之友①“法庭之友”是指在诉讼案件中，没有直接涉及法律利益的私人或团体，为了向法院说明其对该案件相关法律争议上的意见、澄清立法意旨、厘清模糊的法律规定、通知法院关于案件事实的真实情况等等的目的，主动向法院提出书面报告，以协助法院更公正地作出裁决。）认为除非专利权人明确保留某些权利，否则专利权就是穷竭的。明确保留原则来源于海外买手有权期望能自由地使用专利产品，以及再次对专利产品进行销售，所以专利权穷竭是推定的。下级法院一直以来允许专利权人明确地保留他们的权利，所以选择权对专利权人是开放的，但美国最高法院认为，政府引用的案例很少且前后不一致，因此这并不能为专利权人对远销海外的产品保留权利提供任何的期待基础，更不要说一个确定的答案。对明确保留原则的讨论不应该过分关注专利权人和购买者在销售行为中的期待，而应该更多关注专利权穷竭原则，这个问题更加严重，而双方之间的交易可以通过合同解决。相反，之所以有穷竭原则，是因为允许专利权附着在已销售的产品上将会造成对动产交易的限制。因此，销售限制和销售地域与专利权穷竭无关，关键的是专利权人对销售的决定。美国最高法院最后认定：一旦专利权人作出销售专利产品的决定，专利权即穷竭，与专利产品的销售地域无关，与专利权人是否有明示的限制也无关。